扩大上诉委员会（EBA）就优先权作出决定（G1/22和G2/22案）

扩大上诉委员会（EBA）就优先权作出决定（G1/22和G2/22案）

欧洲专利局（EPO）扩大上诉委员会（EBA）于2023年10月10日就合并案件G1/22和G2/22发布了一项决定，处理与优先权相关的两个问题：

1. 对于一方当事人是否有权根据《欧洲专利公约》（EPC）第87（1）条主张优先权，EPO是否有权进行评估？
2. 如果EPO具有评估权，则在发明人在一个国家（如美国）提交专利申请，并在该申请基础之上就在后的国际申请（如《专利合作条约》（PCT）国际申请）主张优先权，并且发明人在某些国家（如美国）被指定为该国际申请的申请人，而在其他国家（如欧洲国家）未被指定为该国际申请的申请人的情况下，其是否应享有优先权？

这种共同申请人的方法通常被用于源自美国的发明。

EPC优先权相关背景

EPC在第87（1）条中规定了有效优先权主张的要件：

• “哪里”（提交优先权创制申请的国家必须是《巴黎公约》缔约国和世贸组织成员国）；
• “什么”（优先权创制申请和优先权主张申请必须涉及同一发明）；
• “何时”（优先权主张申请必须在自优先权创制申请之日起12个月内提交）；和
• “谁”（主张优先权的权利属于优先权创制申请的申请人或其权利继受人）。

本案特别涉及“谁”要件。

通常情况下，如果优先权创制申请和后续申请使用的是同一申请人，则符合“谁”要件。对于源自美国的申请，通常优先权创制申请以发明人的名义提交，而在后的申请以申请人公司的名义提交，或者在提出PCT申请的情况下，在美国以发明人的名义提交，而在美国以外的司法管辖区则以申请人公司的名义提交。这可能会导致优先权主张的有效性受到质疑。

对优先权的挑战

在此决定之前，如果优先权在EPO受到挑战，则权利继受人（通常是申请人公司）必须提供权利证明。提供证明可能会很麻烦。例如，为了解决与“谁”要件相关的异议，申请人可以证明优先权主张申请包括优先权创制申请的所有申请人（即所谓的“联合申请人方法”），或者提供优先权转让书（假设其日期适当）。值得注意的是，转让书可能会根据相关各方的相关法律采用默示形式，如果依赖该转让书，可能会给申请人带来特别的负担（即使其在法律上有效）。

决定摘要

EBA对这两个问题的回答都是肯定的。

在该决定中，EBA裁定EPO确实有权评估当事人是否有权根据EPC第87（1）条主张优先权。他们的裁定理由是，其管辖权对于对可专利性进行有意义的评估（例如，在存在干扰公告的情况下），或仅对新颖性进行有意义的评估是必要的（即所谓的EPC第54（3）条项下现有技术）。EBA还规定，申请人应被推定有权主张优先权（假设所有其他形式要件，例如“哪里”、“什么”、“何时”要件，均得到遵守）。然而，EBA明确表示，可利用证明优先权主张申请的申请人在提交PCT/欧洲优先权主张申请之前没有（从优先权创制申请的申请人、发明人或其权利继受人处）获得优先权的证据来反驳这一推定。换句话说，第二个问题的答案可以概括为“是的，在后申请的申请人有权主张优先权，除非相反的证据被提出”。

做法要点

该决定不会改变申请人为提出有效的优先权主张而需遵守的标准。最佳做法始终是在提交优先权主张专利申请之前从发明人或其权利继受人处获得优先权，并提供有关申请人和发明人的身份和状态的清晰一致的文件，例如内容清晰的转让书。不过，这一决定确实减轻了申请人的负担。特别是，由于将举证责任转移给了第三方，最初的有效性推定限制了包括反对者在内的第三方成功挑战优先权的可能性。这应该会使异议程序期间的权利攻击减少。虽然尚未经过测试，但新的统一专利法院（UPC）似乎也可能在授权后复审程序中采用这种对申请人有利的方法。

如果您对这些最新进展有任何疑问，或者想讨论其对您的申请策略的潜在影响，请与您平时的联系人Withers & Rogers联系。

本出版物是对法律的一般性总结。它不应该取代针对您的具体情况定制的法律建议。