向扩大上诉委员会提起的新决定申请（编号：G1/23）

向扩大上诉委员会提起的新决定申请（编号：G1/23）

6月27日，第T 0438/19号案中扩大上诉委员会（EBA）收到了新决定申请。该决定申请要求澄清是否应将未公开成分或内部结构的市售产品排除在EPC第54(2)条含义内的可授予专利的现有技术之外。

“现有技术”

理论上，一个概念是否为人所知应该很容易评估。如果一个概念在优先权日已经向公众公开，则它是已知的，并因此构成现有技术的一部分。然而，在考虑一些可用产品的化学成分时，某种事物是否“可供公众使用”这一问题可能不太明确，因为这些化学成分并未以其他方式公开。

到目前为止，欧洲专利局（EPO）的立场一直由第G1/92号决定主导，EBA决定内容如下：

1. 当产品本身可供公众使用并且可以由技术人员分析和再现时，该产品的化学成分是现有技术【即已知的】，无论是否可以确定分析该产品的特定原因。
2. 同样的原则比照适用于任何其他产品。

换言之，当技术人员可以在没有过度负担的情况下分析可用产品并对可用产品实施逆向工程时，则可以认为该组合物是已知的。

本案背景

该最新决定申请源于欧洲专利EP2626911的上诉程序，该专利涉及一种包含乙烯/α-烯烃共聚物的太阳能电池封装材料。

在上诉程序中，创造性的判决最终取决于市售聚合物“ENGAGE® 8400”是否在专利生效日期之前已公开可用。其意义在于，如果ENGAGE® 8400属市售物品并且被视为EPC第54(2)条含义内的现有技术的一部分，则可以将其用作评估创造性的起点。

异议人/上诉人认为ENGAGE® 8400属市售物品并且属于现有技术的一部分，并提供了证据证明该聚合物在专利生效日期之前已在传单中公开。不出所料，专利权人提出了相反的观点，理由是技术人员在不了解特定催化剂和反应条件等合成条件的情况下，无法按照第G1/92号决定的定义再现该聚合物。为此需要实施广泛的研究项目，而项目的成功难以保证，这将给技术人员带来过度负担。

在考虑创造性时，第T 0438/19号案上诉委员会考虑了先例法，并指出第G1/92号决定中规定的测试的应用不一致。对“公众可用”的解释多种多样，这导致了以下结果：(1) 产品本身被排除在现有技术之外（例如第T 370/02、T 2045/09、T 1833/14和T 23/11号案例）；(2) 仅将产品的化学成分/内部结构排除在现有技术之外（例如第T 946/04和T 1666/1号案例）。此外，产品分析所需的详细程度的主观标准和对再现性的要求也有不同的应用。

就市售产品而言，在评估某种事物是否构成现有技术时，这些不同的解释导致了法律上的不确定性。

由于这种明显的分歧，上诉委员会已请求EBA予以澄清。

提交给EBA的问题

以下问题已提交给扩大上诉委员会：

1. 在欧洲专利申请提交日前投放市场的产品是否仅因技术人员在该日期之前无法在没有过度负担的情况下分析和再现其成分或内部结构而被排除在EPC第54(2)条含义内的现有技术之外？
2. 如果对问题1的答复是否定的，则无论技术人员在申请日之前是否可以在没有过度负担的情况下分析和再现所述产品的成分或内部结构，在申请日之前（例如通过出版技术手册、非专利或专利文献）向公众提供的与所述产品相关的技术信息是否属于EPC第54(2)条含义内的现有技术？
3. 如果对问题1的答复是肯定的，或者对问题2的答复是否定的，那么应采用哪些标准来确定是否可以在不造成第G1/92号决定意见含义内的过度负担的情况下分析和再现产品的成分或内部结构？特别是，是否要求产品的成分和内部结构完全可分析且可完全相同地再现？

EBA对这些问题的答复不仅对于涉及ENGAGE® 8400的上诉程序的结果而且对于解释清楚我们在什么情况下可以将商业产品排除在现有技术之外均具有重要意义，这在包括化学领域在内所有技术领域都具有相当大的实际意义。

EBA的答复日期尚不清楚，但我们将继续密切关注事态发展。如果您对该决定申请可能会对您的专利或申请造成什么影响有任何疑问，请随时与您的Withers & Rogers联系人联系，他们将很乐意为您提供帮助。

Ailis Chadwick

生命科学与化学团队

本出版物是对法律的一般性总结。它不应该取代针对您的具体情况定制的法律建议。