对欧洲专利局（EPO）上诉委员会在T0116/18案中作出的第G2/21号决定的澄清

对欧洲专利局（EPO）上诉委员会在T0116/18案中作出的第G2/21号决定的澄清

去年我们曾报道，扩大上诉委员会在第G2/21号决定中，就在什么情况下可以利用申请日后提交的证据来向EPO证明创造性制定了新的指导方针。然而，目前尚不清楚该指导方针未来将如何应用。目前，上诉委员会在T0116/18案（促成第G2/21号决定的决定申请案）中的书面决定已经发布。迄今为止，就如何应用第G2/21号决定而言，该书面决定所提供的见解最为全面。

决定背景

第G2/21号决定裁定认为，申请日后提交的证据不能仅仅因为是申请日后提交的就被忽视。

该决定还裁定，如果技术人员可以从所提交的申请中得出以下结论，那么该技术效果就可以作为创造性的依据：

• 该技术效果被包含在技术教导中，并且
• 由同一个最初公开的发明体现。

决定摘要

在T0116/18案中，委员会将“被技术教导包含”的含义解释为技术效果“只需在概念上包含所提交申请的最广泛的技术教导”。该决定还确认，提交的申请中无需明确的积极声明来支持技术效果。

对于如何评估发明是否体现了技术效果，委员会表示，应该根据技术人员是否“有合理的理由怀疑所声称的技术效果能够实现”来加以评估。然而经确认，提交的申请并不总是需要包含实验证据来支持所声称的技术效果。

最后一点，该决定似乎还确认，至少就第G2/21号决定的解释而言，EPO不会采用在英国法院近期作出的判决中经常出现的“合理性”概念。尽管如此，这一决定似乎与“自始不合理”（ab initio implausibility）相一致，即只有在可合理怀疑该技术效果在申请日已经实现的情况下，才能忽视申请日后提交的证据，也就是说，技术效果是默认合理的，除非能够得到反证。

决定具体内容

该案件的具体情况与一种涉及数种已知杀虫剂新组合的成分有关。专利权人依靠申请日后提交的证据来证明数种已知杀虫剂在消灭二化螟（一种特定的蛾类）时具有协同效应，而异议人提交的数据表明，所要求保护的杀虫剂组合对不同种类的蛾类没有效果。至关重要的是，在提交的申请中没有明确描述针对二化螟的协同效应。

在应用其对第G2/21号决定的解释时，委员会认为最广泛的技术教导是“数种已知杀虫剂的组合可以对各种一般昆虫产生协同效应”。鉴于二化螟是一种特定昆虫，技术效果被认为包含在技术教导中。

委员会还认为，异议人没有提供任何具体证据“说明技术人员为何有正当理由怀疑所声称的特定技术效果【可以】实现”，因此该技术效果是由发明体现的。因此，委员会得出结论认为，可以根据申请日后提交的数据来认定创造性。

这个决定会带来什么影响？

该决定似乎对申请人和专利权人相当有利，因为它对确定创造性的存在所依赖的技术效果设定了相对较低的要求门槛。特别是，这可以给那些发现自己必须依赖所提交的申请中未明确提及的技术效果以及申请日后提交的数据来支持其主张的申请人和专利权人带来帮助。

鉴于这一决定，在新提交的专利申请中描述技术效果时应格外小心，以避免技术教导过于狭隘。事实证明，如何描述这些技术效果对于确定该效果是否被认为包含在技术教导中非常重要。

今后，其他上诉委员会是否会对第G2/21号决定采用类似的有利于专利权人的解释，将是一个有趣的问题。

Daniel Hirons

生命科学与化学团队

本出版物是对法律的一般性总结。它不应该取代针对您的具体情况定制的法律建议。

© Withers & Rogers LLP 2024年1月